12 kroków do skutecznej ochrony IP

W dzisiejszych realiach rynkowych trudno wskazać przedsiębiorstwo, które nie generuje lub nie wykorzystuje własności intelektualnej (IP). Wbrew pozorom nie jest to tylko domena „innowacyjnych” firm wytwarzających nowe technologie czy start-up’ów. Choć wyrażenie „własność intelektualna” tradycyjnie kojarzy się z branżą kreatywną (np. kinematografią, muzyką, pisarstwem, tworzeniem treści graficznych) lub przestrzenią cyfrową, to jest ono najważniejsze także w „tradycyjnych” branżach, takich jak przemysł, media i rozrywka, rolnictwo czy handel. Z tego względu warto wiedzieć, jak zarządzać i chronić IP w organizacji.

Co to jest własność intektualna?

Prawa IP obejmują, m.in. prawa autorskie (w tym do programów komputerowych), patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe lub know-how firmy. Z tego względu są nie tylko narzędziem ochrony innowacji i twórczości, ale także strategicznym aktywem, które może przyczynić się do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjności na rynku.

Jak bezpiecznie zarządzać własnością intelektualną?

Ochrona IP i zarządzanie tym zasobem wymagają zarówno znajomości przepisów, jak i wdrożenia w firmie skutecznych praktyk. W Olesiński i Wspólnicy na co dzień pomagamy przedsiębiorcom zabezpieczyć własność intelektualną, a także wspieramy ich w komercjalizacji takich aktywów. Dlatego na bazie naszych doświadczeń przygotowaliśmy „Narzędziownik praw IP”, który może stanowić plan działania/road map dla przedsiębiorcy chcącego uporządkować kwestie związane z własnością intelektualną.

1. Identyfikacja obszarów związanych z własnością intelektualną

Przedsiębiorcy często choćby nie zdają sobie sprawy, iż w ramach swojej działalności wytwarzają lub wykorzystują własność intelektualną. Dlatego identyfikacja obszarów, w których do tego dochodzi, jest kluczowa. Bez tego przedsiębiorca nie jest w stanie wdrożyć odpowiednich środków prawnych i tym samym skutecznie ochronić IP, czyli swoich cennych aktywów (np. wynalazków lub utworów) przed konkurencją.

Uświadomienie sobie, gdzie i jak powstaje lub jest wykorzystywana własność intelektualna, stanowi pierwszy krok do budowy kompleksowej strategii zarządzania IP.

2. Audyt własności intelektualnej w dyspozycji przedsiębiorstwa

Gdy przedsiębiorca zidentyfikuje już obszary związane z własnością intelektualną, powinien przeprowadzić audyt swoich aktywów IP. Takie badanie obejmuje przede wszystkimsprawdzenie, jakie prawa własności intelektualnej są w dyspozycji firmy i czy w ich zakresie wdrożono jakiekolwiek zabezpieczenia. Na tym etapie istotne jest również ocenienie, które prawa IP są najważniejsze dla działalności przedsiębiorstwa, i które z nich należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności.

3. Weryfikacja umów z kluczowymi pracownikami lub współpracownikami tworzącymi własność intelektualną

Najczęstszym sposobem nabywania praw własności intelektualnej przez przedsiębiorców jest pozyskiwanie ich od swoich pracowników lub współpracowników. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nabycie przez pracodawcę np. praw autorskich jest w pewnym zakresie zagwarantowane przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednak dla pełnego zabezpieczenia warto uregulować kwestie praw IP w umowach – zarówno o pracę, jak i o dzieło, zlecenia lub współpracę B2B. Po zidentyfikowaniu, którzy pracownicy/współpracownicy dostarczają przedsiębiorstwu kluczowej własności intelektualnej (np. wynalazków, praw autorskich do grafik lub programów komputerowych.), należy sprawdzić, czy zawarte z nimi umowy prawidłowo przenoszą prawa IP na przedsiębiorcę.

Alternatywą dla przenoszenia praw IP na przedsiębiorcę jest ich licencjonowanie. Takiego modelu nie stosuje się zbyt często, ale jest on możliwy do wykorzystania.

4. Weryfikacja lub przygotowanie wzorów umów, którymi posługuje się przedsiębiorca

Jeśli przedsiębiorca zawiera sporo umów z pracownikami lub współpracownikami, którzy wytwarzają własność intelektualną określonego rodzaju (np. zatrudnia dużą liczbę programistów, grafików, autorów tekstów itp.), to posługiwanie się ustandaryzowanymi wzorami umów potrafi znacznie ułatwić różne procedury. Mowa tu przede wszystkim o usprawnieniu samego procesu zawierania umów, a także zarządzania nabytymi prawami IP. Dodatkowo, o ile nie zajdą okoliczności wymuszające większą indywidualizację umowy, przedsiębiorca ma pewność, iż jednolicie nabywa najważniejsze prawa własności intelektualnej.

Dlatego też proces tworzenia strategii zarządzania IP powinien obejmować weryfikację, czy:

• wzory umów, jakimi posługuje się przedsiębiorca, prawidłowo regulują nabycie praw;

• klauzule w umowach są adekwatne do danego rodzaju praw IP (np. praw autorskich, praw do wynalazków);

• klauzule w umowach sądostosowane do profilu działalności przedsiębiorcy.

5. Weryfikacja udzielanych umów licencji i umów przenoszących prawa na klientów/partnerów

Komercjalizacja własności intelektualnej pozostającej w dyspozycji przedsiębiorcy obejmuje przede wszystkim udzielanie innym podmiotom licencji na korzystanie z tych praw lub przenoszenie praw IP na kontrahentów. W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien zastanowić się, jaki model dystrybucji praw IP jest dla niego bardziej korzystny:

• licencyjny (prawa pozostają przy przedsiębiorcy, a kontrahent jest tylko uprawniony do korzystania z własności intelektualnej w zakresie objętym licencją);

• czy model przeniesienia praw (przedsiębiorca traci prawa, które są przenoszone na kontrahenta, ale zwykle dzieje się to za wyższym wynagrodzeniem).

W drugiej kolejności konieczna jest weryfikacja, czy zawierane umowy są ważne (np. czy mają odpowiednią formę) oraz czy ich treść jest korzystna dla przedsiebiorcy. Mowa o sprawdzeniu, np. czy zakres praw podlegający licencjonowaniu lub przeniesieniu nie jest zbyt szeroki, czy umowy nie nakładają na przedsiębiorcę zbyt dużej odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich itd.

6. Rejestracja i monitorowanie znaków towarowych

Niemal każdy przedsiębiorca posługuje się oznaczeniami, które identyfikują go na rynku i odróżniają go od konkurencji.

Takie oznaczenia da się zarejestrować jako znaki towarowe w urzędach patentowych poszczególnych państw lub instytucjach przyznających ochronę międzynarodową (np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Rejestracja znaku towarowego znacznie ułatwia egzekwowanie praw w przypadku naruszeń, czyli np. gdy konkurencja bezprawnie posługuje się naszym oznaczeniem itym samym wprowadza kupujących w błąd. Domaganie się ochrony zarejestrowanego znaku towarowego jest dużo łatwiejsze, tańsze i mniej czasochłonne niż dochodzenie roszczeń na innych podstawach – np. praw autorskich lub przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku sporu nie trzeba bowiem żmudnie wykazywać swoich praw – wystarczy przedłożyć odpowiedni certyfikat udzielenia prawa ochronnego. Co więcej, znaki towarowe mogą być licencjonowane, dzięki czemu przedsiębiorca jest w stanie uzyskać dodatkowy, pasywny dochód. W związku z tym, zarejestrowanie znaków towarowych stanowi strategiczny krok w kierunku zabezpieczenia i rozwijania marki przedsiębiorstwa.

7. Uzyskanie ochrony na wynalazki i wzory

Podobnie jak w przypadku znaków towarowych, aby uzyskać ochronę wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo wynalazków, a także wzorów przemysłowych lub użytkowych, konieczne jest ich zarejestrowanie w urzędzie patentowym.

Uzyskanie patentów oraz praw ochronnych na wzory daje przedsiębiorcy przewagę konkurencyjną poprzez zabezpieczenie unikalnych rozwiązań czy designów. Zarejestrowanego wynalazku lub wzorumoże używać jedynie osoba uprawniona, która ma wyłączne prawo do korzystania z nich przez czas i na terytorium, na jakich udzielono ochrony. Oznacza to, iż może ona zakazać swoim konkurentom, m.in. produkowania, używania, lub wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych z wykorzystaniem chronionego wynalazku (a więc z naruszeniem chroniącego go patentu) lub wzoru.

8. Wdrożenie wewnętrznej polityki korzystania z treści osób trzecich

Bardzo często zdarza się, iż pracownicy i współpracownicy przedsiębiorstw świadomie lub nieświadomie korzystają z treści, których nie wytworzyli ani oni, ani nikt „z wewnątrz” przedsiębiorstwa. Taka sytuacja zachodzi szczególnie w branżach takich jak marketing, dziennikarstwo czy software development (w tym gamedev). Przykładami takich działań jest korzystanie z banków zdjęć, grafik lub muzyki, a także z systemu open source.

Z takim działaniem wiąże się wiele ryzyk – przede wszystkim tych dotyczących naruszenia cudzych praw autorskich. Dlatego ważne jest, żeby firma wdrożyła odpowiednią politykę korzystania z contentu osób trzecich. Taka politykapowinna obejmować,m.in. szkolenia dla pracowników oraz schematy postępowania (np. zakaz korzystania z systemu open source udostępnianego na licencjach copy left lub czerpanie z banków treści wyłącznie po ustaleniu, iż są one udostępniane na licencji pozwalającej modyfikować i komercyjnie wykorzystywać dany element).

9. Wdrożenie polityki korzystania z narzędzi AI

Dużym wyzwaniem w zarządzaniu własnością intelektualną współczesnego przedsiębiorstwa jest coraz bardziej powszechne stosowanie narzędzi generatwynej sztucznej inteligencji (takich jak Chat GPT, DALEE, GitHub Copilot itp.). Z jednej strony te rozwiązania mogą zwiększyć efektywność pracy, a z drugiej niosą ze sobą zagrożenia dotyczące, m.in.:

• braku nabycia praw autorskich do rezultatów;

• niezamierzonego udostępnienia własności intelektualnej innym osobom;

• naruszenia cudzych praw własności intelektualnej.

Więcej na ten temat w naszym artykule Kodowanie z AI – czy to bezpieczne.

Dlatego, aby móc bezpiecznie korzystać z możliwości, jakie daje AI, istotne jest wdrożenie odpowiedniej polityki. Podstawowe zapisy, które powinny się w niej znaleźć obejmują, m.in. identyfikację ryzyk dotyczących praw IP, odpowiednie przeszkolenie załogi oraz ustalenie zasad bezpiecznego (z punktu widzenia praw IP) korzystania z narzędzi AI.

10. Weryfikacja stosowanych klauzul poufności

Aby prawidłowo zarządzać swoją własnością intelektualną, przedsiębiorca powinien dokonaćprzeglądu zawieranych przez siebie umów (zarówno z pracownikami, jak i klientami czy partnerami) pod kątem występowania w nich odpowiednich klauzuli. Mowa tu o zapisach, które zobowiązują drugą stronę do zachowania w tajemnicy tego, czego dowiedziała się podczas współpracy (tzw. klauzule NDA).

Klauzule o zachowaniu poufności pomagają w ochronie tajemnic przedsiębiorstwa – w tym kwestii dotyczących technologii lub know-how, które są najważniejsze dla konkurencyjności firmy. Poprawnie sformułowane klauzule NDA wyraźnie określają obowiązki stron umowy w odniesieniu do ochrony informacji poufnych.

11. Analiza wykorzystywania praw IP przez grupę spółek

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo należy do grupy spółek, bardzo często zdarza się, iż poszczególni członkowie całej organizacji korzystają z jednej własności intelektualnej – np. z tych samych znaków towarowych, wzorów, patentów i utworów objętych ochroną praw autorskich. W takiej sytuacji najważniejsze jest zawarcie odpowiednich umów licencyjnych, które regulują wzajemne korzystanie ze wspomnianychzasobów. Istotne jest też prawidłowe rozwiązanie tej kwestii pod kątem podatkowym.

Często spotykaną praktyką rynkową jest nieodpłatne licencjonowanie znaków towarowych podmiotom z grupy. W takich okolicznościach należy jednak mieć na uwadze tzw. ceny transferowe. W dużym skrócie dotyczą one tego, iż warunki transakcji przeprowadzanej pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny odzwierciedlać warunki transakcji zawartej przez podmioty, które nie należą do tej samej grupy.

Oznacza to, iż zazwyczajz awarcie wspomnianej umowy licencyjnej powinno obejmować wynagrodzenie licencjodawcy. Z tym natomiast wiąże się obowiązek podatkowy. jeżeli nie zostanie ustalona prawidłowa wielkośc ceny transferowej, to w przypadku kontroli organów skarbowych przedsiębiorca może zostać zmuszony do skorygowania podatku zapłaconego w zbyt niskiej wysokości lub nie zapłaconego w ogóle.

12. Weryfikacja praktyk podatkowych związanych z prawami IP

Ceny transferowe to nie jedyne zagadnienie podatkowe dotyczące praw własności intelektualnej. Istotną kwestią jest również prawidłowe rozliczenie kosztów uzyskania przychodu (tzw. KUP) o którym powinni pamiętać przedsiębiorcynabywający prawa IP (np. od swoich pracowników lub współpracowników)..

KUP to wydatki, jakie ponosi się, aby osiągnąć przychód. Dla osób, które tworzą utwory, wynalazki, wzory itp., a następnie przenoszą lub licencjonują prawa do swojej twórczości, KUP wynosi 50% przychodu pomniejszonego o składki ZUS. Im większe są koszty uzyskania przychodu, tym mniejsza jest podstawa opodatkowania. Tym samym taka osoba otrzymuje więcej pieniędzy (i to bez zwiększenia wydatków pracodawcy), niż gdyby 50% kosztów uzyskania przychodu nie było odliczanych.

Co istotne, warunkiem odliczenia 50% KUP jest to, aby należne twórcy wynagrodzenie dotyczyło udzielenia przez niego licencji lub przeniesienia praw własności intelektualnej na pracodawcę. Tym samym, najważniejsze jest, aby:

• zidentyfikować, czy pracownik tworzy własność intelektualną

• ustalić odpowiednią proporcję wynagrodzenia, do którego stosowane jest 50% KUP (nie zawsze bowiem możliwe będzie zastosowanie tych preferencyjnych warunków do całości wynagrodzenia).

W Olesiński & Wspólnicy wspieramy firmy we wszystkich obszarach związanych z nabywaniem, komercjalizowaniem i ochroną IP. Nasz zespół prawa własności intelektualnej ściśle współpracuje z działami podatkowymi i analitycznymi Grupy OW, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić doradztwo także w zakresie cen transferowych czy adekwatnego opodatkowania transakcji dotyczących własności intelektualnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w przypadku pytań do kontaktu.