Wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego

Stan faktyczny

Amerykańska spółka Hewlett Packard Development Company LP (dalej: H.P.) jest podmiotem praw wyłącznych do zarejestrowanych unijnych znaków towarowych HP. Prowadzi on obrót towarami stanowiącymi sprzęt komputerowy, opatrzonymi tymi znakami towarowymi, za pośrednictwem autoryzowanych przedstawicieli, którzy zobowiązują się, iż nie będą sprzedawać tych towarów, poza użytkownikami końcowymi, podmiotom nienależącym do jego sieci dystrybucyjnej. Owi autoryzowani przedstawiciele są ponadto zobowiązani do nabywania tych towarów wyłącznie od innych autoryzowanych przedstawicieli lub od samego H.P.

Polska spółka Senetic S.A. (dalej: S.) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji sprzętu komputerowego. Wprowadzała ona do Polski towary opatrzone unijnymi znakami towarowymi, których właścicielem jest H.P. Nabywała ona te towary od mających siedzibę na terytorium EOG sprzedawców niebędących oficjalnymi dystrybutorami towarów H.P., po uzyskaniu od tych sprzedawców zapewnień, iż sprzedaż tych towarów w EOG nie narusza praw wyłącznych H.P. Ponadto S. bezskutecznie zwracał się do autoryzowanych przedstawicieli H.P. o potwierdzenie, iż te towary mogą być przedmiotem obrotu na terytorium EOG bez uszczerbku dla jego praw wyłącznych.

H.P. wytoczył przed sądami polskimi powództwo o zaniechanie naruszania praw wynikających z unijnych znaków towarowych, których jest właścicielem, żądając m.in. zakazania S. przywozu, wywozu, reklamowania oraz składowania w powyższych celach towarów stanowiących sprzęt komputerowy oznaczony tymi znakami towarowymi, które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez H.P. lub za jego zgodą. S. powoływał się na wyczerpanie praw wynikających z tych unijnych znaków towarowych, podnosząc, iż rozpatrywane towary zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez H.P. lub za jej zgodą.

Sąd Okręgowy w Warszawie (sąd odsyłający), zauważa, iż wobec braku systemu oznaczeń towarów H.P. niezależnemu dystrybutorowi jest w praktyce bardzo trudno określić rynek przeznaczenia każdego z towarów oznaczonych tymi unijnymi znakami towarowymi, a tym bardziej przedstawić dowód na to, iż towary te zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez właściciela tych znaków towarowych lub za jego zgodą.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu ogłoszenia wyroku TS z 17.11.2022 r., Harman International Industries, C-175/21, Legalis. Po jego wydaniu sąd odsyłający podtrzymał pytanie dotyczące rozkładu ciężaru dowodu.

Stanowisko TS

Trybunał wskazał, iż w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 2017 r. Nr 154, s. 1) przyznano właścicielowi unijnego znaku towarowego wyłączne prawo, pozwalające mu między innymi na zakazanie wszelkim osobom trzecim dokonywania przywozu towarów opatrzonych jego znakiem towarowym, ich oferowania, wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tym celu bez jego zgody. W art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001/UE przewidziano wyjątek od tej zasady, stanowiąc, iż prawa właściciela znaku towarowego podlegają wyczerpaniu, o ile towary zostały wprowadzone do obrotu na terytorium UE lub EOG pod tym znakiem przez samego właściciela lub za jego zgodą. Przepis ten ma na celu pogodzenie podstawowych interesów związanych z ochroną praw do znaków towarowych z jednej strony i interesów związanych ze swobodnym przepływem towarów w UE lub na terytorium EOG z drugiej strony. Dla celów zapewnienia adekwatnej równowagi między tymi podstawowymi interesami, możliwość powołania się na wyczerpanie praw wynikających z unijnego znaku towarowego jako wyjątek od tego prawa jest ograniczona (wyrok Harman International Industries, pkt 41).

Trybunał stwierdził, iż kwestia, na której stronie spoczywa ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnego znak towarowego, po pierwsze, nie jest uregulowana w art. 15 rozporządzenia 2017/1001/UE, ani w żadnym innym przepisie tego rozporządzenia. Po drugie, kwestie proceduralne poszanowania praw własności intelektualnej, w tym praw wyłącznych przewidzianych w art. 9 rozporządzenia 2017/1001/UE, są co do zasady regulowane przez prawo krajowe.

Trybunał wielokrotnie orzekał, iż podmiotowi, który ma w posiadaniu towary wprowadzone do obrotu na terytorium EOG pod unijnym znakiem towarowym przez właściciela tego znaku lub za jego zgodą, przysługują prawa z tytułu swobody przepływu towarów, zagwarantowanej w art. 34 i art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2016 r. Nr 202, s. 47) oraz z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001/UE, które sądy krajowe muszą chronić (wyrok Harman International Industries, pkt 69).

Trybunał orzekł już, iż co do zasady zgodna z prawem UE jest regulacja prawa krajowego państwa członkowskiego, na mocy której wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego stanowi zarzut podnoszony na swoją obronę, wobec czego ciężar dowodu spoczywa na stronie pozwanej. Ponadto TS uściślił, iż ochrona swobody przepływu towarów może wymagać, aby ta reguła dowodowa podlegała dostosowaniom (wyrok TS z 8.4.2003 r., Van Doren + Q, C-244/00, Legalis, pkt 35–37). A zatem krajowe zasady przeprowadzania i oceny dowodu wyczerpania praw wynikających ze znaku towarowego powinny być zgodne z wymogami wynikającymi ze swobody przepływu towarów, a w rezultacie należy je dostosować, gdy mogą one umożliwić właścicielowi tego znaku towarowego wprowadzenie barier na krajowych rynkach i wspieranie w ten sposób utrzymywania różnic cenowych między państwami członkowskimi (wyrok Harman International Industries, pkt 50). W konsekwencji, o ile strona pozwana w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku zdoła wykazać, iż istnieje rzeczywiste ryzyko wprowadzenia barier na rynkach krajowych, gdyby na niej samej miał spoczywać ciężar dowodu wprowadzenia towarów do obrotu w UE lub na terenie EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, TS uznał, iż do sądu krajowego rozpatrującego sprawę należy dostosowanie rozkładu ciężaru dowodu wyczerpania prawa wynikającego ze znaku towarowego (wyrok Van Doren + Q, pkt 39).

W niniejszej sprawie w systemie dystrybucji selektywnej, jaką posługuje się H.P., dostawca zobowiązuje się w ogólności sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary lub usługi objęte porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym według określonych kryteriów, podczas gdy ci dystrybutorzy zobowiązują się nie sprzedawać tych towarów lub usług nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium wyznaczonym przez dostawcę dla celów wdrożenia tego systemu dystrybucji. Trybunał wskazał, iż strona pozwana, w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, napotkałaby poważne trudności w przedstawieniu dowodu, ze względu na zrozumiałą niechęć dostawców do ujawnienia ich źródła zaopatrzenia, w ramach sieci dystrybucji właściciela rozpatrywanych unijnych znaków towarowych.

Reasumując TS orzekł, iż art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001/UE w związku z art. 34 i art. 36 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie temu, aby ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnego znaku towarowego spoczywał wyłącznie na stronie pozwanej, w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, w sytuacji gdy opatrzone tym znakiem towarowym towary niezawierające żadnych oznaczeń umożliwiających osobom trzecim określenie rynku, na którym są one przeznaczone do sprzedaży, i dystrybuowane za pośrednictwem sieci dystrybucji selektywnej, której członkowie mogą je odsprzedawać wyłącznie innym członkom tej sieci lub użytkownikom końcowym, zostały nabyte przez tę stronę pozwaną w UE lub na terytorium EOG po uzyskaniu od sprzedawców zapewnienia, iż mogą one być tam zgodnie z prawem przedmiotem obrotu, a właściciel danego znaku towarowego odmawia dokonania przez siebie takiej weryfikacji na prośbę nabywcy.