Zła wiara zgłaszającego znak towarowy

Spór o „Michałki”

Do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „Michałki” udzielonego na rzecz „Z.” S.A. w 2005 r. z pierwszeństwem od 2002 r. „H.” sp. z o.o. twierdziła, iż sporny znak towarowy został zgłoszony w złej wierze, gdyż prawo do korzystania z takiego oznaczenia miało wiele podmiotów, które jeszcze w czasach PRL produkowały i wprowadzały tego rodzaju cukierki do obrotu gospodarczego. Wnioskodawca powołał się na treść ugody zawartej w 1994 r. przed Urzędem Patentowym RP przez uprawnionego z innymi podmiotami produkującymi takie cukierki. Wynikało z niej jednoznacznie, iż „Z.” S.A. wiedziała, iż oznaczenie „michałki” służy wielu podmiotom. Dodatkowo wcześniej niż sporny znak na rzecz innych firm zarejestrowano inne znaki zawierające element „michałki”. W ocenie wnioskodawcy zgłoszenie spornego znaku towarowego oraz działania uprawnionego wobec innych podmiotów polegające m.in. na wnoszeniu sprzeciwów, inicjowaniu spraw sądowych, składaniu wniosków o unieważnienie praw ochronnych, potwierdzają zamiar blokowania im dostępu do rynku.

Swój interes prawny „H.” sp. z o.o. wywodziła z faktu, iż jest właścicielem zakładu produkcyjnego, w którym produkowane są wyroby cukiernicze „michałki” przez podmioty z nią powiązane a ponadto jest właścicielem wzorów przemysłowych – etykiet zawierających to oznaczenie.

Uprawniony dowodził, iż nie uniemożliwia innym producentom dostępu do rynku dla konkretnego wyrobu cukierniczego, a jedynie sprzeciwia się naśladownictwu opakowań oraz nie uznaje bezprawnego stosowania nazwy „michałki” dla tożsamych wyrobów. „Z.” S.A. podkreśliła, iż oznaczenie to stosowane było w obrocie handlowym co najmniej od 1951 r. przez jej poprzedników i przysługuje jej historyczne pierwszeństwo. Odnosząc się do ugody z 1994 r. uprawniony podniósł, iż zawarto ją kilka lat przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego, zatem nie odzwierciedla ona stanu faktycznego na chwilę zgłoszenia znaku. W ocenie uprawnionego, wnioskodawca nie posiada interesu prawnego w unieważnieniu prawa ochronnego, gdyż nie prowadzi w tej chwili żadnej produkcji i dystrybucji wyrobów o nazwie „michałki”.

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na kwestionowany znak towarowy. Jak wyjaśniono, zarówno w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, jak i w okresie poprzedzającym to zgłoszenie, wiele podmiotów posługiwało się oznaczeniem „michałki” do oznaczania cukierków czekoladowych z nadzieniem orzechowym, a uprawniony był tego świadomy. Przeciętny odbiorca kojarzy słowo „michałki” z typem cukierków a nie określonym producentem (zob. wyrok NSA z 3.3.2005 r., GSK 974/04, Legalis). Dopiero dodanie do niego dodatkowego oznaczenia np. określającego nazwę zakładu może pozwolić na identyfikację źródła pochodzenia towarów. Organ podkreślił, iż choć „Z.” S.A. odwołuje się do wieloletnich tradycji wykorzystywania wyrazu „michałki” na opakowaniach towarów, to w poprzednim systemie gospodarczym nie ubiegała się o ochronę znaku towarowego na swoją rzecz. W ocenie Urzędu Patentowego zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego miało w istocie służyć do oddziaływania na inne podmioty w celu uniemożliwiania im oferowania tego samego typu towarów z wykorzystaniem nazwy „michałki”.

Źródła interesu prawnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę „Z.” S.A. Z uwagi na brak uniwersalnej definicji interesu prawnego w znaczeniu materialnym, obejmującej kompleksowo sytuacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa wyłącznego, każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny organu (zob. uchwała NSA (7) z 22.9.2014 r., II GPS 1/14, Legalis). W orzecznictwie przyjmuje się, iż źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być choćby ogólne normy prawne kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Interes prawny w unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy mają w szczególności konkurenci uprawnionego do znaku towarowego czy pozwani o naruszenie znaku towarowego. Co więcej, za osobę mającą interes prawny w żądaniu eliminacji prawa ochronnego uważa się nie tylko osobę, wobec której uprawniony z prawa dochodzi już roszczeń o naruszenie, ale także osobę, w stosunku do której jeszcze co prawda nie dochodzi roszczeń, ale wysłał jej tzw. pismo ostrzegawcze. Fakt, iż przed złożeniem wniosku o unieważnienie „H.” sp. z o.o. nie produkowała cukierków z nadzieniem arachidowym sam w sobie nie może przesądzać o braku interesu prawnego. Zdaniem WSA w Warszawie interes prawny wnioskodawcy wynika z faktu, iż obie strony tego postępowania, są podmiotami działającymi na tym samym rynku.

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

W ocenie Sądu uprawnionemu można zarzucić złą wiarę w zgłoszeniu znaku słownego „michałki”, którego rejestracja wiąże się z monopolem na używanie takiego oznaczenia w obrocie. Świadczy o tym treść ugody z 1994 r. zawartej przed Urzędem Patentowym, inne dowody m.in.: dokumenty prasowe, wywiady i artykuły a przede wszystkim okoliczność, iż słowo „michałki” było już czasów gospodarki nakazowo-rozdzielczej kojarzone z rodzajem cukierków, które od 1964 r. produkowało i produkuje wiele firm. Choć regionalnie nazwa ta będzie mniej lub bardziej kojarzona z tym lub innym producentem słodyczy, to na terenie Polski w zasadzie stała się ona nazwą rodzajową (zob. wyrok NSA z 24.2.2011 r., II GSK 312/10, Legalis). „Z.” S.A. w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego miała pełną świadomość, iż oprócz niej, także inne podmioty wprowadzały do obrotu wyrób cukierniczy „michałki”. W tej sytuacji zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego nie miało tylko na celu odróżniania towarów uprawnionego od towarów innych przedsiębiorców. „Z.” S.A. chciała wywierać wpływ na sytuacje innych podmiotów poprzez uniemożliwienie im oferowania tego samego typu towarów z wykorzystaniem nazwy „michałki”.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjną „Z.” S.A. stwierdził, iż zgłoszenie znaku zostało dokonane w złej wierze. Dla stwierdzenia złej wiary zgłaszającego znak towarowy kluczowa jest nieuczciwość jego zachowania, którą należy kwalifikować w oparciu o całokształt okoliczności sprawy. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę wykorzystanie systemu formalnej ochrony znaków sprzecznego z podstawową funkcją znaków, czyli z funkcją oznaczenia pochodzenia znaku od określonego przedsiębiorcy, a także niezgodnie z interesami innych uczestników tego systemu, którzy używają w obrocie identycznego lub podobnego oznaczenia dla tych samych lub podobnych towarów.

NSA podkreślił, iż tylko zła wiara istniejąca w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji jest podstawą do jego unieważnienia, bowiem tylko wtedy można mówić o istnieniu negatywnej przestanki rejestracyjnej. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu zablokowania zgłoszenia lub zablokowania używania oznaczenia podmiotowi używającemu to oznaczenie na rynku, bądź wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli.

W ocenie NSA z takim nieuczciwym zamiarem po stronie uprawnionego do spornego znaku towarowego mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie. Ogół informacji, jakimi dysponował uprawniony, w momencie zgłoszenia spornego oznaczenia do ochrony, świadczy o tym, iż zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego przez „Z.” S.A. miało na celu uniemożliwienie dalszego używania oznaczenia „michałki” przez innych przedsiębiorców.

Wyrok NSA z 25.6.2024 r., II GSK 454/21, Legalis.