Znaki towarowe są narażone na wygaszenie, jeżeli nie będą one używane we właściwym terminie. Są jednak wyjątki. Prawo ochronne na znak towarowy można zachować pomimo nieużywania, o ile istnieją ważne powody. Powinny być one usprawiedliwione i trzeba umieć je wykazać. Niedawno właściciel słownego znaku towarowego „MOSTOSTAL” przekonał się o tym, iż samo oczekiwanie na zawarcie umów licencyjnych nie może być kwalifikowane jako taki usprawiedliwiony powód.
Spółka Mostostal S.A. wskazała, iż znak „MOSTOSTAL” nabyła od syndyka masy upadłościowej poprzedniego uprawnionego. Zamierzała go używać jako licencjodawca dla towarów i usług z klasy 2, 16 i 42 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług. Znak ten był w przeszłości wykorzystywany przez wiele podmiotów na podstawie umowy z 1996 r. określającej zasady licencji niewyłącznej. Jednakże sygnatariusze tej umowy podjęli kroki zmierzające do rejestracji własnych znaków towarowych tożsamych ze znakiem „MOSTOSTAL”. Od 2007 r. Mostostal S.A. prowadzi szereg postępowań mających na celu uniemożliwienie naruszania jego znaków.
Urząd Patentowy RP uznał, iż uprawniony nie wykazał istnienia usprawiedliwionych powodów nieużywania w obrocie spornego znaku towarowego. Zdaniem Urzędu podnoszona przez Mostostal S.A. okoliczność oczekiwania na podpisanie stosownych umów licencyjnych, a następnie używanie znaku towarowego przez inne podmioty gospodarcze stanowi wyłącznie spekulację uprawnionego oraz podjętego ryzyka, w które wpisane jest niepowodzenie takich starań. Mostostal S.A. choćby nie uprawdopodobnił, iż podmioty, które znajdowały się w kręgu jego zainteresowania, w ogóle prowadziły działalność gospodarczą w zakresie tych towarów i usług, dla których znak nie był używany.
Nie sposób racjonalnie zakładać, iż rozsądny przedsiębiorca może oczekiwać zawarcia w przyszłości umów licencyjnych z podmiotami, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie towarów i usług wskazanych dla znaku towarowego. W konsekwencji Urząd Patentowy RP stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na „MOSTOSTAL” w części obejmującej wszystkie towary i usługi zawarte w klasach: 2, 16 i 42 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.
W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, iż przyczyną uzasadniającą nieużywanie znaku towarowego mogą być przeszkody natury faktycznej lub prawnej, niezależne od uprawnionego, np. działanie siły wyższej (m.in. stan wojenny, powódź), restrykcje importowe, konieczność uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu (np. leku).
Sąd[1] w niniejszej sprawie podkreślił, iż uprawniony nie przedstawił żadnych wiarygodnych okoliczności wskazujących na używanie znaku w ww. klasach, a tym bardziej nie składał dowodów, z punktu widzenia starannego prowadzenia działalności czy dbania o interesy gospodarcze w omawianych klasach, by można było je określić jako ważne i usprawiedliwione powody nieużywania spornego znaku towarowego dla wymienionych klas.
[1] Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2023 r., sygn. akt II GSK 1123/20.
